在先使用能否對(duì)抗后注冊(cè)商標(biāo)

在我國(guó)商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件的審判實(shí)踐中。時(shí)有發(fā)生如下的情形：原申青注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，請(qǐng)求注冊(cè)的圖形或文字商標(biāo)，實(shí)際上是被告在同一種商品或者類(lèi)似商品上早已使用的未注冊(cè)商標(biāo)或商品名稱(chēng)，而且被告所使用的未注冊(cè)商標(biāo)或者商品名稱(chēng)，已經(jīng)頗為公眾熟知。在此類(lèi)案件中，被告往往以其已在先使用為由做為被控侵權(quán)的抗辯理由，并以原告采用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段取得注冊(cè)商標(biāo)為理由請(qǐng)求商標(biāo)局撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)。本文將通過(guò)具體案例對(duì)有關(guān)問(wèn)題予以研究分析。

　　一、案件事實(shí)和處理結(jié)果

　　發(fā)明人耿奎于1980年發(fā)明的按摩用磁塊取名為“康樂(lè)磁”，并于當(dāng)年在吉林省遼源市磁療器械廠(chǎng)開(kāi)始生產(chǎn)、銷(xiāo)售。1986年，耿奎調(diào)入北京延慶磁療器械廠(chǎng)將該產(chǎn)品技術(shù)帶入該廠(chǎng)繼續(xù)生產(chǎn)康樂(lè)磁產(chǎn)品，使用“耿字牌”注冊(cè)商標(biāo)。采用康樂(lè)磁按摩人體患病處，具有消除或減輕疼痛的奇特療效，故康樂(lè)磁塊被新聞界和消費(fèi)占贊譽(yù)為“神磁”，是中國(guó)磁療器械產(chǎn)品中第一個(gè)獲得世界獎(jiǎng)的產(chǎn)品，不但暢銷(xiāo)全國(guó)，還出口二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是我國(guó)有關(guān)部門(mén)確認(rèn)的名牌產(chǎn)品。

　　福建省霞浦電子儀器廠(chǎng)于1984年11月開(kāi)始生產(chǎn)電子針灸按摩器，該產(chǎn)品，曾于1985年和1986年分別被我國(guó)輕工業(yè)部和電子工業(yè)部評(píng)為優(yōu)秀新產(chǎn)品和部級(jí)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

　　1987年后，上述兩種商品同時(shí)在北京有關(guān)商場(chǎng)銷(xiāo)售，雙方因“康樂(lè)”文字的使用造成消費(fèi)者誤購(gòu)而發(fā)生糾紛。霞浦電子儀器廠(chǎng)遂向我國(guó)商標(biāo)局申請(qǐng)“康樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)，使用于其電子針灸按摩器商品上，1988年10月30日核準(zhǔn)注冊(cè)。1988年11月，霞浦電子儀器廠(chǎng)就本案爭(zhēng)議請(qǐng)求霞浦縣工商局處理，后移送北京市工商局處理。1989年8月3日，北京市工商局處理認(rèn)為，延慶磁療器械廠(chǎng)用“康樂(lè)”作為磁療商品名稱(chēng)，雖有不妥之處，但尚未構(gòu)成對(duì)霞浦電子儀器廠(chǎng)“康樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的侵犯。

　　1992年2月10日，霞浦電子儀器廠(chǎng)就本案爭(zhēng)議訴至北京市中級(jí)人民法院。

　　本案一審判決認(rèn)為，延慶磁療器械廠(chǎng)將霞浦電子儀器廠(chǎng)在電子針灸按摩器上核準(zhǔn)注冊(cè)的“康樂(lè)”文字商標(biāo)作為其生產(chǎn)銷(xiāo)售的磁療塊的商品名稱(chēng)使用，而電子針灸按摩器與磁療塊屬于類(lèi)似商品，并且導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)兩種商品的生產(chǎn)企業(yè)之間存在某種特殊聯(lián)系的誤認(rèn)，這是商標(biāo)法所禁止的。延慶磁療器械廠(chǎng)的行為已構(gòu)成對(duì)霞浦電子儀器廠(chǎng)“康樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的侵犯，同時(shí)考慮到在霞浦電子儀器廠(chǎng)申請(qǐng)“康樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)之前，延慶磁療器械廠(chǎng)已經(jīng)使用“康樂(lè)磁”商品名稱(chēng)的事實(shí)，判決如下：1．自判決生效之日起，延慶磁療器械廠(chǎng)停止在其制造的磁塊產(chǎn)品的名稱(chēng)上使用“康樂(lè)”字樣；10日后，停止在其銷(xiāo)售的磁塊產(chǎn)品的名稱(chēng)上使用“康樂(lè)”字樣；2．自判決生效之日起15日內(nèi)，延慶磁療器械廠(chǎng)賠償霞浦電子儀器廠(chǎng)30萬(wàn)元。

　　延慶磁療器械廠(chǎng)不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴稱(chēng)：康樂(lè)磁塊和電子針灸按摩器屬于兩種不同的類(lèi)似商品群號(hào)，兩種產(chǎn)品使用的商標(biāo)也不相同，根本不會(huì)造成誤認(rèn)；“康樂(lè)”二字自1983年起就已被其作為商品名稱(chēng)使用，霞浦電子儀器廠(chǎng)先以“康樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)，繼而提起侵權(quán)訴訟，完全是一種不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。請(qǐng)求撤銷(xiāo)一審判決。

　　二審判決認(rèn)為，商標(biāo)法中的誤認(rèn)是指商品產(chǎn)源的誤認(rèn)和使消費(fèi)者產(chǎn)生當(dāng)事人與商標(biāo)注冊(cè)人之間存在某種特殊聯(lián)系的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，不是指產(chǎn)品本身的誤認(rèn)。延慶磁療器械廠(chǎng)生產(chǎn)的磁塊與霞浦電子儀器廠(chǎng)生產(chǎn)的電子針灸按摩器在功能、用途上基本相同，都是醫(yī)療器械，均有止痛功能，用于治療關(guān)節(jié)炎、神經(jīng)痛等病患，兩者應(yīng)屬類(lèi)似商品。由于本案爭(zhēng)議屬權(quán)利沖突性的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，因此雙方對(duì)于糾紛的發(fā)生均無(wú)過(guò)錯(cuò)。但是，延慶磁療器械廠(chǎng)在得知霞浦電子儀器廠(chǎng)取得“康樂(lè)”注冊(cè)商標(biāo)；專(zhuān)用權(quán)后，仍堅(jiān)持使用“康樂(lè)磁”這一商品名稱(chēng)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年，損害了霞浦電子儀器廠(chǎng)的合法權(quán)益，理應(yīng)在停止侵權(quán)的同時(shí)，承擔(dān)一定的損害賠償責(zé)任。上訴人延慶磁療器械廠(chǎng)的上訴理由不能成立，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確。判決：駁回上訴，維持原判。

　　二、對(duì)本案涉及的法律問(wèn)題的研究分析

　　（一）關(guān)于在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)和商品名稱(chēng)能否對(duì)抗在后申請(qǐng)注冊(cè)所取得的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)？

　　我國(guó)商標(biāo)實(shí)行強(qiáng)制注冊(cè)和自愿注冊(cè)相結(jié)合的原則，即除了國(guó)家工商行政管理局1988年1月14日規(guī)定人用藥品和煙草制品必須使用注冊(cè)商標(biāo)以外，其他絕大多數(shù)商品的商標(biāo)則實(shí)行自愿注冊(cè)原則。按照商標(biāo)法規(guī)定，只有經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，商標(biāo)注冊(cè)人才享有商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，受法律保護(hù)；但是，使用未注冊(cè)商標(biāo)，只要不違反商標(biāo)法第34條規(guī)定，即屬合法使用，雖不享有排他權(quán)，但具有無(wú)需辦理注冊(cè)申請(qǐng)，改進(jìn)商標(biāo)設(shè)計(jì)方便等優(yōu)點(diǎn)。因此，在我國(guó)商品市場(chǎng)中，形成注冊(cè)商標(biāo)和未注冊(cè)商標(biāo)并存的局面。

　　我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)和一般商品的名稱(chēng)不予保護(hù)。因此，將他人長(zhǎng)期使用的未注冊(cè)商標(biāo)或者商品名稱(chēng)，在相同商品或者類(lèi)似商品上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。申請(qǐng)注冊(cè)人一旦獲得注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，即指控在先使用人侵權(quán)，目前，我國(guó)法院和工商管理部門(mén)對(duì)此類(lèi)案件所持的基本觀(guān)點(diǎn)是，原告的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)是依法獲得的，應(yīng)當(dāng)依法享有排他權(quán)，被告盡管使用在先，但因其不受法律保護(hù)，在原告獲得注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)以后，被告繼續(xù)使用其未注冊(cè)商標(biāo)或商品名稱(chēng)的行為構(gòu)成侵權(quán)。前述案例即按此觀(guān)點(diǎn)做出判決。對(duì)于在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)引起的侵權(quán)糾紛也是按此觀(guān)點(diǎn)處理。例如，國(guó)家商標(biāo)局出版的《商標(biāo)通訊》（1994年第8期）介紹如下案例：湖南某化工廠(chǎng)早在60年代就生產(chǎn)“芙蓉”牌肥皂，并為廣大消費(fèi)者所喜愛(ài)，該廠(chǎng)未進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，結(jié)果“芙蓉”商標(biāo)被另一家肥皂廠(chǎng)注冊(cè)。該廠(chǎng)使用20多年的“芙蓉”商標(biāo)被迫停止使用。

　　筆者認(rèn)為，上述觀(guān)點(diǎn)是否正確值得研究分析。首先我國(guó)商標(biāo)法及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的各種商標(biāo)侵權(quán)行為，均適用過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則，行為人在主觀(guān)上存在過(guò)錯(cuò)（故意或者過(guò)失）的才承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。在原告申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)前，被告使用的未注冊(cè)商標(biāo)或者商品名稱(chēng)不受法律保護(hù)，其內(nèi)涵是不享有排他權(quán)，但卻是合法的使用行為；在原告獲得注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)后，被告繼續(xù)使用其未注冊(cè)商標(biāo)或商品名稱(chēng)，并無(wú)造成與原告商品混淆的主觀(guān)過(guò)錯(cuò)。因此被告的行為缺少主觀(guān)過(guò)錯(cuò)這一構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的要件。其次，一項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的確認(rèn)，不得侵害第三人在先的知識(shí)產(chǎn)權(quán)或合理利益，這是我國(guó)和大多數(shù)國(guó)家在知識(shí)產(chǎn)權(quán)立法或者司法中普遍適用的一項(xiàng)重要原則。我國(guó)專(zhuān)利法第62條第3項(xiàng)規(guī)定，在專(zhuān)利申請(qǐng)日前已經(jīng)使用或做好使用相同發(fā)明創(chuàng)造的必要準(zhǔn)備的第三人，其在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用不視為侵犯專(zhuān)利權(quán)；專(zhuān)利法還規(guī)定，即使在技術(shù)上比在先專(zhuān)利更先進(jìn)的從屬專(zhuān)利，從屬專(zhuān)利權(quán)人實(shí)施其專(zhuān)利技術(shù)必須經(jīng)過(guò)在先專(zhuān)利權(quán)人許可，否則，即構(gòu)成侵權(quán)。在我國(guó)大量的未注冊(cè)商標(biāo)或者商品名稱(chēng)中，一部分使用人通過(guò)長(zhǎng)期使用，商品宣傳、商品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉或者良好的商業(yè)服務(wù)等，已經(jīng)使其商標(biāo)或商品名稱(chēng)為公眾熟知，它已經(jīng)能為使用人帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)利益。審判實(shí)踐發(fā)現(xiàn)，恰恰是這部分公眾知曉的未注冊(cè)商標(biāo)或者商品名稱(chēng)才是第三人獵取的對(duì)象，第三人將其申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，一旦獲得注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，即指控在先使用人侵權(quán)。筆者認(rèn)為，商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人對(duì)在先使用人行使權(quán)利，有失公平競(jìng)爭(zhēng)，損害在先使用人的合理利益，人民法院和工商管理機(jī)關(guān)應(yīng)不予支持。

　　世界上多數(shù)國(guó)家在司法實(shí)踐中十分重視在先使用人的合理利益。有些國(guó)家在確認(rèn)商標(biāo)注冊(cè)人取得商標(biāo)權(quán)的同時(shí)，允許在先使用人繼續(xù)使用該商標(biāo)，但不能擴(kuò)大使用商品范圍；有的國(guó)家如德國(guó)，在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，如果被指控侵權(quán)的人能夠拿出證據(jù)證明原告行使商標(biāo)權(quán)時(shí)違背了公平競(jìng)爭(zhēng)的原則，就可以免除侵權(quán)責(zé)任。

　　綜上，筆者認(rèn)為，在前述二個(gè)案例中，被告使用“康樂(lè)磁”名稱(chēng)和“芙蓉”商標(biāo)多年，并為公眾知曉，作為同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的原告，抄襲被告的商品名稱(chēng)和商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，此行為即屬違背誠(chéng)實(shí)使用的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為；對(duì)被告行使商標(biāo)權(quán)也違背誠(chéng)實(shí)使用和公平競(jìng)爭(zhēng)原則。因此，人民法院或工商管理部門(mén)對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求應(yīng)不予支持。

　　（二）能否依據(jù)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)和商品名稱(chēng)請(qǐng)求撤銷(xiāo)在后申請(qǐng)和核準(zhǔn)注冊(cè)的該商標(biāo)？

　　1993年修訂以前的我國(guó)商標(biāo)法，未明確規(guī)定給予第三人以注冊(cè)不當(dāng)為理由請(qǐng)求撤銷(xiāo)注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利。此缺陷在現(xiàn)行商標(biāo)法及其實(shí)施細(xì)則中得到了解決。商標(biāo)法第27條規(guī)定，已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)，其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)。商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則第25條具體列舉了五種屬于以欺騙手段或者其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段取得注冊(cè)商標(biāo)的行為，其中的第（2）種行為是：“違反誠(chéng)實(shí)使用原則，以復(fù)制、模仿、翻譯等方式，將他人已為公眾熟知的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)的。”筆者認(rèn)為，此項(xiàng)規(guī)定中所指的“已為公眾熟知的商標(biāo)”即指未注冊(cè)商標(biāo)，因?yàn)橐呀?jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，在商標(biāo)局進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查時(shí)，按照商標(biāo)法第17條規(guī)定，是不會(huì)被核準(zhǔn)注冊(cè)的。因此，依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法，在先使用商標(biāo)的人可以依其長(zhǎng)期使用該商標(biāo)并為公眾熟知為理由，請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)。

　　關(guān)于商品名稱(chēng)問(wèn)題，如果該商品經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期銷(xiāo)售或商品宣傳，成為公眾知曉的商品名稱(chēng)。注冊(cè)人以該商品名稱(chēng)在相同或類(lèi)似商品上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，其行為違反誠(chéng)實(shí)使用原則。該商品名稱(chēng)的使用人可以依據(jù)商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則第25條第1款第（5）項(xiàng)“以其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段取得注冊(cè)的”之規(guī)定，請(qǐng)求撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)。
　　【注釋】
　　*最高人民法院